La valeur d’un projet novateur repose en grande partie sur les droits de propriété intellectuelle.

Les droits de propriété intellectuelle confèrent à leur créateur un droit exclusif sur l’utilisation de sa création pendant une certaine durée. Ils favorisent la confiance des investisseurs, génèrent davantage de valeur dans le cadre d’un projet entrepreneurial et constituent un avantage concurrentiel incontournable pour s’implanter sur un marché. C’est pourquoi ils doivent être détenus par la société.

Postérieurement à l’évaluation de ces droits de propriété intellectuelle, il conviendra de procéder à leur transfert à la société.

Parmi ces droits de propriété intellectuelle figure la marque, qui est un actif stratégique et indispensable à la stratégie industrielle et commerciale d’une société. Ce signe distinctif permet au consommateur de distinguer le produit ou le service qu’elle propose de celui de ses concurrents.

Selon quelles modalités le bénéficiaire d’une marque peut-il la transmettre à une société ? Quels sont les points de vigilance à garder en tête ? Décryptage dans cet article.

1. La cession de marque

Une marque étant un droit de propriété intellectuelle, sa cession implique un transfert du cédant (le titulaire de la marque) au cessionnaire (la société bénéficiaire de la marque).

La cession de marque doit être matérialisée par un contrat de cession, conclu entre le cédant et le cessionnaire.

2. L’apport en nature

S’agissant d’un apport en nature, la valeur des droits est incorporée au capital social. Autrement dit, le bénéficiaire (la société) ne verse pas de somme d’argent à l’apporteur, mais lui attribue des titres (parts sociales ou actions).

Cette modalité de transmission permet à une personne ne disposant pas d’apports en numéraire conséquents à la création, et souhaitant rejoindre l’actionnariat de cette dernière, de procéder à une valorisation de sa création, qui sera rétribuée par une participation au capital social de la société bénéficiaire.

Quels sont les points de vigilance à garder en tête ?

1. Concernant la cession de marque

• Éviter à tout prix la cession de marque à titre gratuit :

Il est fortement déconseillé de céder une marque à titre gratuit. En effet, un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 8 février 2022 a jugé que la cession d’une marque à titre gratuit équivaut à une donation, avec toutes les conséquences juridiques et fiscales que cette opération engendre (donation devant être passée par acte authentique devant notaire sous peine de nullité et le paiement de droits de mutation dans les conditions de droit commun).

Il convient également d’être vigilant si vous envisagez de céder une marque à titre symbolique (par exemple un euro), que l’administration fiscale pourra requalifier en acte anormal de gestion.

2. S’agissant de l’apport en nature

• Procéder à une évaluation via un commissaire aux apports 

En principe, un apport en nature doit faire l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports.

Cependant, les associés peuvent décider à l’unanimité de se dispenser de l’intervention du commissaire aux apports (art L. 227-1 al.5 et art. D. 227-3 C. Com.) :

• Si aucun apport en nature n’a une valeur supérieure à 30.000 € ;
• Si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.

Lorsque les associés n’ont pas eu recours à l’évaluation d’un commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle ayant été proposée par le commissaire, les associés sont, pendant une durée de 5 ans, solidairement responsables de l’évaluation retenue à l’égard des tiers (art L. 227-1, al. 7 C. Com.).

• La nécessité de constater l’apport en nature par écrit 

À peine de nullité, l’apport en société d’une marque de fabrique, de commerce ou de service doit être constaté par écrit (art. L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi, l’apport de la marque par la société sera constaté au sein des statuts, ou dans un acte d’apport annexé aux statuts.

Les statuts devront préciser la nature des droits apportés, l’évaluation retenue et le nombre d’actions reçues en contrepartie de cet apport.

• Quelles sont les formalités à accomplir ?

L’apport en société ou la cession nécessitent l’accomplissement de diverses formalités.

• Concernant l’apport en nature (de la marque à la société) :

L’apport d’une marque à une société doit être mentionné sur le registre national des marques tenu par l’INPI.

L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle précise que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.

La demande doit être accompagnée :

• d’une copie ou d’un extrait de l’acte constatant l’apport ;
• et la justification du paiement de la redevance.

• S’agissant de la cession de marque :

La cession de marque devra faire l’objet d’une inscription au registre des marques (art. L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle) tenu par l’INPI afin que l’acte soit rendu public et opposable aux tiers.

Si la marque a été exploitée, il conviendra également de procéder à un enregistrement fiscal auprès de l’administration fiscale et de s’acquitter des droits d’enregistrement y afférents.